Il mancato uso del marchio registrato

La scuderia di proprietà di una delle più note case produttrici di auto italiane ha affrontato recentemente una questione di diritto di marchio, riguardante uno dei modelli più desiderati dai collezionisti fin dagli anni 60’: la “Ferrari 250 GTO”, che era anche oggetto di un marchio comunitario sia per quanto riguarda la forma specifica (oggetto quindi di un marchio di forma), sia le diciture “Ferrari” e “Cavallino Rampante”.

Il fatto, che ha generato una controversia giudiziaria, trova la sua origine nel progetto di una impresa di progettazione di auto specializzata in auto sportive aventi come modello iconiche auto d’epoca, la quale nel 2018 aveva annunciato di aver iniziato un programma volto a modernizzare e reinventare la “Ferrari 250 GTO”.

Per essere certa di non ledere alcun diritto altrui ed in particolare i diritti di marchio della nota casa automobilistica l’impresa di progettazione, al fine di realizzare il progetto di cui sopra, aveva promosso un procedimento amministrativo dinanzi all’European Union Intellectual Property Office (i.e. EUIPO). Il procedimento era in particolare volto a chiedere la decadenza dei diritti di marchio della casa automobilistica sul modello Ferrari 250 GTO, il che avrebbe consentito all’impresa di progettazione di utilizzare quel modello liberamente.

Per poter dimostrare la decadenza di un marchio davanti ad un organo amministrativo (così come davanti ad un giudice), è necessario dimostrare l’assenza di uso effettivo del marchio dell’Unione Europea per un periodo di cinque anni consecutivi da parte del titolare dei diritti, il quale essendo rimasto inerte potrà subire la conseguenza di perdere ogni diritto di marchio eventualmente esistente.

Per la precisione, difatti, l’art. 58, primo comma, lettera a) del Regolamento sul Marchio dell’Unione Europea (RMUE) sancisce che il diritto sul marchio UE decade se il titolare non ha esercitato un uso effettivo su di esso, per un periodo ininterrotto di cinque anni, sui prodotti o servizi per i quali è stato registrato, e la mancata utilizzazione non è determinata da ragioni legittime. Anche per i marchi italiani, peraltro esiste una norma speculare.

Uso effettivo del marchio

La verifica effettuata dalla sezione di Annullamento dell’EUIPO, dunque, ha verificato la sussistenza dei requisiti di inerzia del titolare di cui all’art. 58 RMUE, ossia il mancato uso effettivo dei marchi di cui si tratta.

Secondo la giurisprudenza comunitaria, per uso effettivo deve intendersi un uso reale e concreto, con esclusione di ipotesi di uso meramente simbolico, sporadico o episodico, prevedendo che detto uso debba concretizzarsi nella commercializzazione o nella pubblicità dei prodotti o servizi oggetto del marchio.

La divisione di Annullamento dell’EUIPO ha dunque esaminato il materiale probatorio fornito dalla società automobilistica per verificare l’impiego del marchio nel lasso di tempo intercorrente dal 2013 al 2018 e ne ha escluso la proteggibilità con riferimento al marchio di forma dell’auto per alcune classi di prodotti. Ovviamente le diciture “Ferrari” e “Cavallino Rampante”, come penso sia noto a tutti, sono invece risultate quali marchi utilizzati ampiamente e quindi non passibili di possibile decadenza.

Esame dell’EUIPO

La casa automobilistica, al fine di attestare l’uso effettivo del marchio di forma della Ferrari GTO, aveva infatti prodotto quattro fatture inerenti ai lavori di manutenzione realizzati sui rari esemplari d’auto d’epoca interessata; tre prodotti ancora in commercio consistenti in T-shirt per bambini, spille da cravatta e gemelli da polso; sei modelli giocattolo, ancora in vendita.

Sulla base delle risultanze documentali di cui sopra, la sezione dell’EUIPO competente ha rilevato che, come già anticipato, unicamente la parola “Ferrari” e il simbolo del “Cavallino rampante” potessero rientrare nella definizione di uso effettivo in quanto effettivamente utilizzati dal suo titolare. A riprova, difatti, questi sono elementi presenti nella composizione o nella struttura dei prodotti commercializzati ovvero direttamente pertinenti ai prodotti già in commercio.

Al contrario, l’EUIPO non ha ritenuto meritevole di tutela il marchio di forma della “Ferrari 250 GTO” per alcune specifiche classi di prodotti, in quanto ha ritenuto non provato l’uso del marchio. I documenti prodotti dimostrerebbero, infatti, esclusivamente la fabbricazione di un modello di veicoli tra il 1962 e il 1964, ma non vi sarebbero state prove sufficienti dell’uso da parte del titolare nel periodo di tempo degli ultimi cinque anni nel settore della produzione di auto.

I diritti di marchio della nota casa automobilistica sono invece stati “salvati” nel settore delle macchinine giocattolo e dei modellini, in quanto la casa automobilistica ha ampiamente dimostrato l’avvenuto uso attraverso la produzione di cataloghi ed altro materiale probatorio che ne ha attestato l’avvenuta commercializzazione.