{"id":19929,"date":"2020-10-20T03:02:41","date_gmt":"2020-10-20T01:02:41","guid":{"rendered":"https:\/\/cfdfeaservice.it\/index.php\/2020\/10\/20\/il-mancato-uso-del-marchio-registrato\/"},"modified":"2020-10-20T03:02:41","modified_gmt":"2020-10-20T01:02:41","slug":"il-mancato-uso-del-marchio-registrato","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cfdfeaservice.it\/index.php\/2020\/10\/20\/il-mancato-uso-del-marchio-registrato\/","title":{"rendered":"Il mancato uso del marchio registrato"},"content":{"rendered":"
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La scuderia di propriet\u00e0 di una delle pi\u00f9 note case produttrici di auto italiane ha affrontato recentemente una questione di diritto di marchio, riguardante uno dei modelli pi\u00f9 desiderati dai collezionisti fin dagli anni 60\u2019: la \u201cFerrari 250 GTO\u201d, che era anche oggetto di un marchio comunitario sia per quanto riguarda la forma specifica (oggetto quindi di un marchio di forma), sia le diciture \u201cFerrari\u201d e \u201cCavallino Rampante\u201d.<\/strong><\/p>\n

Il fatto, che ha generato una controversia giudiziaria, trova la sua origine nel progetto di una impresa di progettazione di auto specializzata in auto sportive aventi come modello iconiche auto d\u2019epoca, la quale nel 2018 aveva annunciato di aver iniziato un programma volto a modernizzare e reinventare la \u201cFerrari 250 GTO\u201d.<\/p>\n

Per essere certa di non ledere alcun diritto altrui ed in particolare i diritti di marchio della nota casa automobilistica l\u2019impresa di progettazione, al fine di realizzare il progetto di cui sopra, aveva promosso un procedimento amministrativo dinanzi all\u2019European Union Intellectual Property Office (i.e. EUIPO). Il procedimento era in particolare volto a chiedere la decadenza dei diritti di marchio della casa automobilistica sul modello Ferrari 250 GTO, il che avrebbe consentito all\u2019impresa di progettazione di utilizzare quel modello liberamente.<\/p>\n

Per poter dimostrare la decadenza di un marchio davanti ad un organo amministrativo (cos\u00ec come davanti ad un giudice), \u00e8 necessario dimostrare l\u2019assenza di uso effettivo del marchio dell\u2019Unione Europea per un periodo di cinque anni consecutivi da parte del titolare dei diritti, il quale essendo rimasto inerte potr\u00e0 subire la conseguenza di perdere ogni diritto di marchio eventualmente esistente.<\/p>\n

Per la precisione, difatti, l\u2019art. 58, primo comma, lettera a) del Regolamento sul Marchio dell\u2019Unione Europea (RMUE) sancisce che il diritto sul marchio UE decade se il titolare non ha esercitato un uso effettivo su di esso, per un periodo ininterrotto di cinque anni, sui prodotti o servizi per i quali \u00e8 stato registrato, e la mancata utilizzazione non \u00e8 determinata da ragioni legittime. Anche per i marchi italiani, peraltro esiste una norma speculare.<\/p>\n

Uso effettivo del marchio<\/strong><\/p>\n

La verifica effettuata dalla sezione di Annullamento dell\u2019EUIPO, dunque, ha verificato la sussistenza dei requisiti di inerzia del titolare di cui all\u2019art. 58 RMUE, ossia il mancato uso effettivo dei marchi di cui si tratta.<\/p>\n

Secondo la giurisprudenza comunitaria, per uso effettivo deve intendersi un uso reale e concreto, con esclusione di ipotesi di uso meramente simbolico, sporadico o episodico, prevedendo che detto uso debba concretizzarsi nella commercializzazione o nella pubblicit\u00e0 dei prodotti o servizi oggetto del marchio.<\/p>\n

La divisione di Annullamento dell\u2019EUIPO ha dunque esaminato il materiale probatorio fornito dalla societ\u00e0 automobilistica per verificare l\u2019impiego del marchio nel lasso di tempo intercorrente dal 2013 al 2018 e ne ha escluso la proteggibilit\u00e0 con riferimento al marchio di forma dell\u2019auto per alcune classi di prodotti. Ovviamente le diciture \u201cFerrari\u201d e \u201cCavallino Rampante\u201d, come penso sia noto a tutti, sono invece risultate quali marchi utilizzati ampiamente e quindi non passibili di possibile decadenza.<\/p>\n

Esame dell\u2019EUIPO<\/strong><\/p>\n

La casa automobilistica, al fine di attestare l\u2019uso effettivo del marchio di forma della Ferrari GTO, aveva infatti prodotto quattro fatture inerenti ai lavori di manutenzione realizzati sui rari esemplari d\u2019auto d\u2019epoca interessata; tre prodotti ancora in commercio consistenti in T-shirt per bambini, spille da cravatta e gemelli da polso; sei modelli giocattolo, ancora in vendita.<\/p>\n

Sulla base delle risultanze documentali di cui sopra, la sezione dell\u2019EUIPO competente ha rilevato che, come gi\u00e0 anticipato, unicamente la parola \u201cFerrari\u201d e il simbolo del \u201cCavallino rampante\u201d potessero rientrare nella definizione di uso effettivo in quanto effettivamente utilizzati dal suo titolare. A riprova, difatti, questi sono elementi presenti nella composizione o nella struttura dei prodotti commercializzati ovvero direttamente pertinenti ai prodotti gi\u00e0 in commercio.<\/p>\n

Al contrario, l\u2019EUIPO non ha ritenuto meritevole di tutela il marchio di forma della \u201cFerrari 250 GTO\u201d per alcune specifiche classi di prodotti, in quanto ha ritenuto non provato l\u2019uso del marchio. I documenti prodotti dimostrerebbero, infatti, esclusivamente la fabbricazione di un modello di veicoli tra il 1962 e il 1964, ma non vi sarebbero state prove sufficienti dell\u2019uso da parte del titolare nel periodo di tempo degli ultimi cinque anni nel settore della produzione di auto.<\/p>\n

I diritti di marchio della nota casa automobilistica sono invece stati \u201csalvati\u201d nel settore delle macchinine giocattolo e dei modellini, in quanto la casa automobilistica ha ampiamente dimostrato l\u2019avvenuto uso attraverso la produzione di cataloghi ed altro materiale probatorio che ne ha attestato l\u2019avvenuta commercializzazione.<\/p>\n

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L’articolo Il mancato uso del marchio registrato<\/a> sembra essere il primo su Il Progettista Industriale<\/a>.<\/p>\n<\/div>\n

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Autore: Emanuela Bianchi<\/p>\n

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